海外商標(biāo)維權(quán)指南“馬來(lái)西亞”

時(shí)間：2020-12-14作者：深圳聞方知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司瀏覽：123

 (一）商標(biāo)注冊(cè)制度概述
申請(qǐng)注冊(cè)馬來(lái)西亞商標(biāo)的主要流程為


申請(qǐng)一受理一審査一公告一核準(zhǔn)發(fā)證。




申請(qǐng)馬來(lái)西亞注冊(cè)商標(biāo)需要向馬來(lái)西亞知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交申請(qǐng)，經(jīng)實(shí)質(zhì)審查通過(guò)后進(jìn)入公告期。公告日起2個(gè)月為異議期，任何利益相關(guān)人可提出異議。公告期內(nèi)無(wú)人異議或者異議不成立的，可獲準(zhǔn)注冊(cè)并頒發(fā)注冊(cè)證。

實(shí)踐表明，馬來(lái)西亞商標(biāo)注冊(cè)目前需要2~3年。如中途遇到駁回或異議，時(shí)間將會(huì)延長(zhǎng)，往往可能會(huì)耗時(shí)3年以上。

馬來(lái)西亞商標(biāo)注冊(cè)后10年有效，有效期自申請(qǐng)日起算；到期日前6個(gè)月內(nèi)可以辦理續(xù)展，寬展期6個(gè)月，此外有6個(gè)月復(fù)活期；續(xù)展有效期10年。商標(biāo)注冊(cè)后連續(xù)3年未在當(dāng)?shù)貙?shí)際使用的，任何人可申請(qǐng)撤銷（有不可抗力等正當(dāng)理由除外）。




（二)商標(biāo)被搶注的應(yīng)對(duì)措施
1.律師函
商標(biāo)遭遇搶注后，在對(duì)搶注商標(biāo)提起正式反對(duì)措施前，被搶注人可以向搶注人發(fā)送律師函（或警告函），要求其主動(dòng)撤回或注銷搶注的商標(biāo)等。該律師函程序雖非必經(jīng)程序，但為當(dāng)?shù)赝ǔＷ龇?，律師函往往能起到促使搶注人主?dòng)尋求洽談、降低轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)或者放棄爭(zhēng)議程序等效果。

2.異議
如果被搶注的商標(biāo)仍在馬來(lái)西亞商標(biāo)異議公告期內(nèi)，企業(yè)可以通過(guò)向馬來(lái)西亞知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出異議請(qǐng)求，避免已被搶注的商標(biāo)發(fā)生效力或產(chǎn)生影響。在異議公告期間，任何利益相關(guān)人均可向馬來(lái)西亞知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提起異議。馬來(lái)西亞商標(biāo)異議程序如下：

(1)異議人在公告期2個(gè)月內(nèi)向馬來(lái)西亞知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交異議申請(qǐng)書(shū)。


(2)接到異議通知后，被異議人可作如下兩種處理：①不作答辯，將被直接視為被異議人放棄申請(qǐng)；②異議答辯，被異議人在接到答辯通知2個(gè)月內(nèi)進(jìn)行答辯。

(3)接到被異議人答辯通知后，異議人可作如下兩種處理：①提交異議證據(jù)，異議人在接到被異議人答辯通知2個(gè)月內(nèi)以法定聲明書(shū)的形式提交異議證據(jù)；②不提交證據(jù)法定聲明書(shū)，則直接視為異議人放棄異議申請(qǐng)。

(4)接到異議人提交證據(jù)法定聲明書(shū)通知后，被異議人可作如下兩種處理。

①提交異議答辯證據(jù)，被異議人在接到異議人提交證據(jù)法定聲明書(shū)通知2個(gè)月內(nèi)以法定聲明書(shū)的形式提交異議證據(jù)；

②不提交證據(jù)法定聲明書(shū)的，則直接視為被異議人放棄申請(qǐng)。

(5)接到被異議人提交證據(jù)法定聲明書(shū)通知后，異議人可作如下兩種處理
①進(jìn)行質(zhì)證和證據(jù)補(bǔ)充，即：針對(duì)被異議人提交的證據(jù)法定聲明書(shū)，異議人以法定聲明書(shū)的形式提交質(zhì)證意見(jiàn)和補(bǔ)充證據(jù)；

②不以法定聲明書(shū)的形式補(bǔ)充質(zhì)證意見(jiàn)，則該案后續(xù)流程繼續(xù)進(jìn)行。

(6)異議人和被異議人雙方可以提交書(shū)面陳述意見(jiàn)。

(7)馬來(lái)西亞知識(shí)產(chǎn)權(quán)局根據(jù)雙方證據(jù)理由在1~2年內(nèi)作出裁定。

(8)若對(duì)異議裁定不服，任一方可向馬來(lái)西亞高等法院提起訴訟。

馬來(lái)西亞異議程序允許延期，較長(zhǎng)無(wú)理由可申請(qǐng)延期6個(gè)月，延期申請(qǐng)**過(guò)6個(gè)月的，需提供正當(dāng)理由，例如正在與異議人談判，雙方共同同意延期等。

對(duì)馬來(lái)西亞商標(biāo)提起異議的常見(jiàn)理由有
(1)異議人通過(guò)在先使用或注冊(cè)享有相同或類似商品上的在先相同或近似商標(biāo)權(quán)。
(2)侵犯他人在先著作權(quán)、姓名權(quán)、商號(hào)權(quán)、注冊(cè)工業(yè)設(shè)計(jì)權(quán)。
(3)與相同或類似及不相同或類似商品或服務(wù)上的**商標(biāo)近似，造成消費(fèi)者混淆誤認(rèn)或誤導(dǎo)與**商標(biāo)存在特定聯(lián)系，侵犯他人**商標(biāo)權(quán)。
(4)未經(jīng)授權(quán)，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)。
(5)有害于社會(huì)公序良俗或者有其他不良影響等。




 3.無(wú)效宣告
如果企業(yè)商標(biāo)在馬來(lái)西亞遭遇搶注，無(wú)效宣告程序是較為常用的解決途徑。根據(jù)馬來(lái)西亞《2019商標(biāo)法》可以向馬來(lái)西亞高等法院對(duì)已注冊(cè)商標(biāo)提起無(wú)效宣告申請(qǐng)，但在先商標(biāo)權(quán)利人同意過(guò)共存或通過(guò)誠(chéng)實(shí)使用注冊(cè)共存的商標(biāo)，則無(wú)法基于在先權(quán)利提出無(wú)效宣告。

一般情況下，在馬來(lái)西亞需要在商標(biāo)注冊(cè)之日起5年內(nèi)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求。如果注冊(cè)商標(biāo)是通過(guò)欺詐手段獲得或違反《2019商標(biāo)法》*23條*5款*1項(xiàng)、*3項(xiàng)、*4項(xiàng)、*5項(xiàng)存在如下情況，則不限定提出無(wú)效宣告請(qǐng)求的時(shí)間：
(1)商標(biāo)使用會(huì)造成消費(fèi)者混淆或違反法律規(guī)定。

(2)商標(biāo)違反公共利凎或道德風(fēng)尚。

(3)商標(biāo)包含或由誹謗性或冒犯性或法院判決不予保護(hù)的要素
(4)商標(biāo)包含商標(biāo)處認(rèn)為有害于國(guó)家利益或安全的要素。
(5)商標(biāo)被提起訴訟時(shí)對(duì)已注冊(cè)商品或服務(wù)缺乏顯著性
馬來(lái)西亞商標(biāo)無(wú)效宣告申請(qǐng)需要向馬來(lái)西亞高等法院提起，一般需耗時(shí)6~12個(gè)月。具體程序如下
(1)申請(qǐng)人向馬來(lái)西亞高等法院提起無(wú)效宣告請(qǐng)求，并提交法定聲明書(shū)；若無(wú)效訴訟符合形式要求，法院通知被申請(qǐng)人。
(2)被申請(qǐng)人提交應(yīng)訴狀和答辯聲明書(shū)。
(3)申請(qǐng)人提交質(zhì)證和證據(jù)補(bǔ)充聲明書(shū)。
(4)被申請(qǐng)人提交質(zhì)證和證據(jù)補(bǔ)充聲明書(shū)。5)雙方提交并交換書(shū)面陳述意見(jiàn)。
(6)雙方參加聽(tīng)證。
(7)法院作出判決。
在法院訴訟程序中，被中請(qǐng)人未及時(shí)應(yīng)訴的，法院可缺席判決，但并不會(huì)因被申請(qǐng)人未及時(shí)應(yīng)訴而直接宣告無(wú)效。




 4.不使用撤銷


如果被搶注商標(biāo)注冊(cè)滿3年未使用的，還可以根據(jù)馬來(lái)西亞《2019商標(biāo)法》*46條對(duì)其提起連續(xù)不使用撤銷申請(qǐng)。
在馬來(lái)西亞商標(biāo)撤銷申請(qǐng)程序中，初步舉證責(zé)任人為撤銷申請(qǐng)人。為履行初步撤銷舉證責(zé)任，撤銷申請(qǐng)人通常常至少在馬來(lái)西亞3~4個(gè)重要州區(qū)進(jìn)行商標(biāo)使用情況市場(chǎng)調(diào)査。另一方面，被申請(qǐng)人需提供從撤銷申請(qǐng)日前3個(gè)月起往前3年期間內(nèi)在馬來(lái)西亞的商標(biāo)使用證據(jù)。使用證據(jù)需非僅為維系注冊(cè)的表象使用，真實(shí)的使用即使證據(jù)量較少亦有可能維系商標(biāo)注冊(cè)。被申請(qǐng)人也可提供未在*期間內(nèi)進(jìn)行商標(biāo)使用的正當(dāng)理由，如政策原因、不可抗力等。
馬來(lái)西亞商標(biāo)撒銷申請(qǐng)為**訴訟程序，應(yīng)向馬來(lái)西亞高等法院提起訴訟，般需耗時(shí)6~12個(gè)月，具體程序與上述無(wú)效宣告程序相同


5.雙方協(xié)商
商標(biāo)遭遇搶注后，在向官方對(duì)搶注商標(biāo)提起正式異議或撤銷或無(wú)效等措施前， 被搶注人可以和搶注人協(xié)商商標(biāo)轉(zhuǎn)讓，或是要求搶注人主動(dòng)撤回申請(qǐng)中的搶注商標(biāo)或注銷已注冊(cè)的搶注商標(biāo)。協(xié)商可以在尚未啟動(dòng)對(duì)搶注商標(biāo)反制措施前進(jìn)行，也可以在對(duì)搶注商標(biāo)提起異議或撤銷或無(wú)效等程序中同時(shí)進(jìn)行，以便作為施壓手段增加談判成功率。




 (三）商標(biāo)被侵權(quán)的應(yīng)對(duì)措施
1.律師函
發(fā)現(xiàn)商標(biāo)遭遇他人侵權(quán)后，在提起侵權(quán)訴訟前，商標(biāo)權(quán)利人（包括商標(biāo)所有人及其代理律師、許可協(xié)議約定有權(quán)警告的商標(biāo)被許可使用人及其代理律師）可以向侵權(quán)人發(fā)送律師函，要求其停止侵權(quán)并對(duì)其造成的商業(yè)損失進(jìn)行賠償。該程序雖非侵權(quán)訴訟前必經(jīng)程序，但為當(dāng)?shù)赝ǔＷ龇?br> 律師函通常在提起侵權(quán)訴訟前1個(gè)月向侵權(quán)人發(fā)出。律師函通常需包含合理要求內(nèi)容，并需給被警告人足夠合理答復(fù)時(shí)間。為獲得被警告人的有效的積極回應(yīng)內(nèi)容，律師函具體內(nèi)容通常需包括：
(1)警告人身份。
(2)警告人被侵權(quán)的在先權(quán)利具體細(xì)節(jié)。
(3)警告人在先商標(biāo)權(quán)具體細(xì)節(jié)。
(4)被警告人侵權(quán)行為細(xì)節(jié)。
(5)可能的索賠要求，例如假冒或非法干涉貿(mào)易損害賠償費(fèi)用。
(6)被警告人答復(fù)期限：通常合理答復(fù)時(shí)間為10-14天，若存在地理位置遠(yuǎn)等因素，可以稍合理延長(zhǎng)時(shí)間。
(7)被警告人未按要求及時(shí)答復(fù)的后果。
(8)提起**訴訟警告。
(9)要求被警告人作為承諾，承諾內(nèi)容包括若將來(lái)違約，則有義務(wù)支付違約罰金
(10)要求被警告人匯總使用涉嫌侵權(quán)商標(biāo)所產(chǎn)生的銷售額、收入額及利潤(rùn)額。（11)要求被警告人提供使用涉嫌侵權(quán)商標(biāo)產(chǎn)品的客戶身份及供應(yīng)商身份名單。訴訟前發(fā)送警告函有以下好處
(1)通過(guò)被警告人的答復(fù)判斷對(duì)方是否存在侵權(quán)惡意，或?qū)Ψ绞欠翊嬖诔浞植磺謾?quán)抗辯理由，例如，被警告人可能提供商標(biāo)在先使用事實(shí)，或商標(biāo)長(zhǎng)期共存事實(shí)不構(gòu)成惡意。
(2)有可能以較快速度和較低成本得以解決爭(zhēng)議。
(3)有利于促使雙方和談，避免后續(xù)耗時(shí)耗費(fèi)的**訴訟程序。但訴訟前發(fā)送警告函也存在以下弊端，需商標(biāo)權(quán)人提前考量
(1)被警告人基于在先使用等在先權(quán)利對(duì)警告人商標(biāo)權(quán)提起無(wú)效宣告訴訟。
(2)被警告人訴警告人存在不正當(dāng)侵*脅行為。
(3)被警告人提前銷毀證據(jù)。
(4)給被警告人提供了充分時(shí)間準(zhǔn)備理由和證據(jù)應(yīng)訴。




 2.調(diào)查*
在提起侵權(quán)訴訟前，商標(biāo)權(quán)人可以提前對(duì)侵權(quán)行為調(diào)查*。提前進(jìn)行調(diào)查*雖非侵權(quán)訴訟前必經(jīng)程序，但是提高后續(xù)訴訟等程序勝訴率的重要措施。調(diào)查取正分為線上與線下市場(chǎng)調(diào)查兩種模式，權(quán)利人可結(jié)合實(shí)際被侵權(quán)情況選擇對(duì)應(yīng)的調(diào)査方式，一般需要委托當(dāng)?shù)芈蓭熁驅(qū)ｉT的調(diào)查公司進(jìn)行調(diào)查*。



3.調(diào)解或仲裁

調(diào)解或仲裁并非在馬來(lái)西亞對(duì)搶注商標(biāo)提起訴訟前的必經(jīng)程序。在馬來(lái)西亞當(dāng)?shù)貙?shí)踐中，較少當(dāng)事人選擇行政調(diào)解或仲裁程序解決爭(zhēng)議。


4.行政投訴
依據(jù)馬來(lái)西亞《商品說(shuō)明法》，商標(biāo)權(quán)利人可向馬來(lái)西亞國(guó)內(nèi)貿(mào)易、合作社與消費(fèi)部執(zhí)法分部（ Enforcement Division of the Ministry of Domestic Trade and Consumer
Affairs)投訴侵權(quán)行為。馬來(lái)西亞國(guó)內(nèi)貿(mào)易、合作社與消費(fèi)部執(zhí)法分部執(zhí)法員有調(diào)
査侵權(quán)行為、搜集侵權(quán)信息、扣押侵權(quán)產(chǎn)品并對(duì)侵權(quán)人罰款等權(quán)利。


5.法院訴訟
商標(biāo)權(quán)利人（包括商標(biāo)所有人，獨(dú)占許可被許可人和經(jīng)授權(quán)的非獨(dú)占許可被許可人）可向馬來(lái)西亞高等法院對(duì)侵權(quán)行為提起**訴訟。決定法院管轄權(quán)的主要考量因素有：①侵權(quán)行為發(fā)生地；②侵權(quán)損害發(fā)生地；③被告住所地；④標(biāo)的物所在地；⑤)尋求的救濟(jì)性質(zhì)等。




 馬來(lái)西亞提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟時(shí)限為商標(biāo)權(quán)利人發(fā)現(xiàn)商標(biāo)侵權(quán)行為日起6年內(nèi)，侵權(quán)訴訟由法官下發(fā)判決，無(wú)陪審團(tuán)。該國(guó)商標(biāo)侵權(quán)訴訟一般需耗時(shí)1-~2年。通常法院訴訟具體程序如下
(1)申請(qǐng)人向法院起訴（訴狀需陳述相關(guān)事實(shí)和理由）。
(2)被申請(qǐng)人提交應(yīng)訴狀答辯。
(3)反訴。
(4)雙方提交證據(jù)。
(5)法院主持調(diào)解（非必經(jīng)程序）。
(6)證據(jù)開(kāi)示。
(7)*證據(jù)開(kāi)示。
(8)初步動(dòng)議（駁回臨時(shí)禁令或臨時(shí)限制令）。
(9)雙方書(shū)面陳述。
(10)審訊中聽(tīng)證、證人證言、審訊。11)判決/裁決。
(12)聽(tīng)證決定適當(dāng)?shù)木葷?jì)措施
(13)(確認(rèn)侵權(quán)判決后）損害補(bǔ)償/賠償評(píng)估。
商標(biāo)侵權(quán)**訴訟可以僅為民事訴訟，也可以是刑事附帶民事訴訟。
在民事訴訟中，商標(biāo)權(quán)利人可獲得包括獲發(fā)禁令（包括臨時(shí)禁令和*禁令）獲得侵權(quán)賠償并認(rèn)定被訴人侵權(quán)等救濟(jì)。損害賠償額基于侵權(quán)人收益、商標(biāo)權(quán)利人實(shí)際損失、律師成本等要素計(jì)算，同時(shí)可適用懲罰性賠償
在刑事附帶民事訴訟中，商標(biāo)權(quán)利人可獲得銷毀侵權(quán)商品等救濟(jì)。較高法定刑罰為5年有期徒刑附加100萬(wàn)馬來(lái)西亞林吉特的罰款。




 6.商標(biāo)邊境保護(hù)措施
馬來(lái)西亞**海關(guān)（ Malaysian Royal Customs)并無(wú)正式的海關(guān)備案制度，但基于 TRIPS協(xié)定，馬來(lái)西亞《2019商標(biāo)法》規(guī)定該國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)處（ Registrar ofTrademarks)提供備案登記服務(wù)，商標(biāo)注冊(cè)人可以向商標(biāo)處申請(qǐng)限制侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)口。
該登記申請(qǐng)自核準(zhǔn)日起60天內(nèi)有效，注冊(cè)人提前撤回除外。在60天有效期內(nèi)，侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)口將被禁止。各地海關(guān)在檢查進(jìn)口并扣押侵權(quán)貨物時(shí)，將通知商標(biāo)注冊(cè)人提起侵權(quán)訴訟。若注冊(cè)人未在規(guī)定期限內(nèi)提起訴訟的，則被扣押貨物將被返還給被申請(qǐng)人，且被申請(qǐng)人可就產(chǎn)生的損失獲得賠償。





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• 詞條

  詞條說(shuō)明

• 國(guó)內(nèi)的專利申請(qǐng)速度這么慢，還有什么用處？

  問(wèn)這個(gè)問(wèn)題的，不是費(fèi)了半天勁還沒(méi)發(fā)財(cái)，就是輕而易舉就發(fā)了大財(cái)。技術(shù)含量高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的買賣，大部分都把這個(gè)問(wèn)題弄清了。有人說(shuō)，我們這個(gè)行業(yè)發(fā)展快，您這申請(qǐng)一個(gè)發(fā)明**要三年才下來(lái)，我們這技術(shù)早黃了，那我們花那么多錢還有什么用？其實(shí)呢，您不想想，華為聯(lián)想哪個(gè)行業(yè)比您慢??？每年這么玩命的申請(qǐng)專利，肯定不是沒(méi)道理啊！首先，技術(shù)要前置于市場(chǎng)，技術(shù)本身是眼下的，**下來(lái)，才會(huì)顯得過(guò)時(shí)。**保護(hù)技術(shù)進(jìn)步，如

• 歐盟商標(biāo)注冊(cè)證樣本

  Q：歐盟商標(biāo)是什么？A：歐盟商標(biāo)是指根據(jù)CTMR(歐共體商標(biāo)條例)規(guī)定的條件獲得OHIM（歐共體內(nèi)部市場(chǎng)協(xié)調(diào)局）注冊(cè)的，在歐盟范圍內(nèi)有效的，用來(lái)識(shí)別和區(qū)分商品或服務(wù)的標(biāo)記Q：注冊(cè)歐盟商標(biāo)有什么好處？A：1.申請(qǐng)人通過(guò)提交一份申請(qǐng)即可在歐盟 27 個(gè)成員國(guó)內(nèi)得到對(duì)該商標(biāo)的保護(hù)，*再分別*所希望得到保護(hù)的國(guó)家； 2.一件商標(biāo)申請(qǐng)較多可涵蓋三個(gè)類別商品或服務(wù)，**過(guò)三個(gè)類別的，每增加一類費(fèi)用須另外收取

• 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)程序

  第一步，商標(biāo)起名，在注冊(cè)商標(biāo)之前需要先起一個(gè)好名字，沒(méi)有靈感的同學(xué)可以百度“商標(biāo)起名網(wǎng)免費(fèi)取名”進(jìn)行參考。第二步，商標(biāo)查詢，起完名字后需要查詢一下這個(gè)名字能否注冊(cè)，可以在“標(biāo)天下商標(biāo)查詢系統(tǒng)”免費(fèi)查詢，1天內(nèi)可完成。第三步，提交商標(biāo)申請(qǐng)，申請(qǐng)人準(zhǔn)備好商標(biāo)圖樣+蓋章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照文件（如果委托代理機(jī)構(gòu)辦理還需要委托書(shū)），然后把文件提交到商標(biāo)局即可，大約需要1天。第四步，下發(fā)商標(biāo)受理通知書(shū)，提交申請(qǐng)后1—

• 商標(biāo)被搶注異議申請(qǐng)介紹之“**商標(biāo)”

  5.3異議理由三：侵犯**商標(biāo)權(quán)益? ?5.3.1 適用情形（1）他人初審公告的商標(biāo)，屬于就相同或者類似商品上復(fù)制、摹仿或者翻譯異議人未在中國(guó)注冊(cè)的**商標(biāo)的，*導(dǎo)致混淆的，異議人可以提起異議申請(qǐng)。（2）他人初審公告的商標(biāo)，屬于就不相同或者不相類似商品上復(fù)制、摹仿或者翻譯異議人已經(jīng)在中國(guó)注冊(cè)的**商標(biāo)的，誤導(dǎo)公眾，致使該**商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害的，異議人可以提起異議申